(merknamen) van concurrenten in Adwords campagnes.

Wanneer wordt deze slimme marketing truc een merkinbreuk?

Google adwords is een belangrijk marketing-instrument. Tegen betaling kan men in Google bij een bepaald zoekwoord een advertentie plaatsen. Dat wordt ook regelmatig misbruikt door te adverteren bij de (merk-)naam van een concurrent. Wie dan zoekt naar die merknaam krijgt eerst pas de advertentie te zien en daarna de website van de concurrent. De consument kan dan op de website van de concurrent terecht komen. Dat, terwijl de consument juist op zoek was naar de merknaam en dus naar het bedrijf zelf.

Instinctief zou men zeggen dat dit niet mag. Er wordt namelijk geprofiteerd van de bekendheid van een merk. Aan de andere kant is vrije concurrentie in Nederland een groot goed, zelfs het profiteren van een ander is in beginsel toegestaan. Volgens het Hof van Justitie (HvJ) is het gebruik van adwords campagnes bij merknamen tot op zekere hoogte toegestaan. Er is echter een grens. Lees in dit artikel waar deze grens precies ligt.

Disclaimer: Dit artikel gaat over bescherming van merknamen. Niet iedere bedrijfsnaam is een merknaam. Om een merk te krijgen moet het ingeschreven worden bij het BOIP. Wanneer u geen merknaam heeft is dit artikel niet van toepassing. Neem gerust even contact op, dan bekijken wij uw casus.

Adwords campagnes bij zoekopdrachten naar merknamen

Adwords campagnes kunnen bij bijna ieder zoekwoord worden weergegeven. Het is nuttig een advertentie weer te geven wanneer gezocht wordt naar de merknaam van de concurrent. De zoekende krijgt dan als eerste een andere website te zien en er is een goede kans dat op de andere website geklikt wordt. De meeste zoekenden klikken namelijk op het eerste resultaat.

Er is lange tijd een discussie geweest of het weergeven van een adwords advertentie bij een zoekopdracht is aan te merken als ‘gebruik’. Voor een inbreuk op het merkenrecht is namelijk nodig dat een ander het merk ‘gebruikt’. Gebruik is bijvoorbeeld het weergeven van het merk in een advertentie of het plaatsen van het merk op een product.

Probleem is dat bij een adwords campagne geen zichtbaar teken gebruikt wordt. De merknaam wordt namelijk niet (altijd) weergegeven in de advertentie zelf, de advertentie wordt weergegeven als gezocht wordt naar de merknaam. Het Hof van Justitie vindt echter dat wel sprake is van gebruik omdat het zoekwoord wordt gebruikt als selectiecriterium.

De tweede vraag is of het plaatsen van een adwords campagne bij een merknaam ook een inbreuk vormt op dat merk. Daarvoor is nodig dat het merk daadwerkelijk afbreuk doet aan de functies van het merk. Inmiddels is duidelijk uit jurisprudentie dat adwords met name afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie. De herkomstfunctie houdt in dat het merk, onder andere, dient om bepaalde producten te onderscheiden. Wie bijvoorbeeld een pakje Blueband koopt weet dat daar een bepaalde kwaliteit boter in zit van een bepaalde producent. Wie normaal een ander merk op een product plakt (of in een advertentie gebruikt) maakt inbreuk op die herkomstfunctie. De koper denkt namelijk dat hij een product van een bepaald merk koopt, terwijl feitelijk een ander product gekocht worden. Bij een adwords-advertentie ligt dat anders, omdat de merknaam niet (altijd) gebruikt wordt in de advertentie. Doet de advertentie dan afbreuk aan de herkomstfunctie? ‘Soms’, zegt het HvJ.

Volgens het HvJ verwacht de zoeker die naar bijvoorbeeld ‘blueband’ zoekt, resultaten te verkrijgen die betrekking hebben op ‘blueband’. Wanneer dan vervolgens adwords van andere producten opduiken (terwijl de merknaam nog als zoekwoord in beeld is) dan kan dat verwarrend zijn voor de zoeker. Daarom kan sprake zijn van een inbreuk op het merkenrecht. Het Hof van Justitie ziet echter ook dat het niet wenselijk is dat de merkhouder zich tegen ieder gebruik van het merk in adwords kan verzetten. Dan zou de vrije mededinging namelijk in gevaar komen.

Hieronder worden een aantal situaties genoemd die, soms wél en soms niet door de beugel kunnen. Staat uw situatie er niet bij? Neem dan even contact op.

De meeste voorbeelden zijn afkomstig uit het arrest Interflora van het HvJ. Dat arrest bevat ook een interessante opsomming van de eerdere jurisprudentie, zeker de moeite waard om te lezen.

Niet toegestaan: De advertentie wekt ten onrechte de indruk dat sprake is van een merkproduct.

Bedoeld wordt dat de tekst van de advertentie suggereert dat sprake is van een merkproduct. Bijvoorbeeld ‘Koop hier uw Blueband’. Eigenlijk is dit een no-brainer, in de tekst van de advertentie wordt immers de merknaam gebruikt. Toch komt dit vaker voor dan men denkt. Google biedt namelijk de mogelijkheid om automatisch zoekwoorden in de advertentietekst op te nemen. Dus als iemand dan zoekt op ‘blueband’ dan wordt automatisch een tekst gegenereerd met daarin het woord ‘blueband’.

Niet toegestaan: de advertentie is vaag over de herkomst van het product: verwarring ontstaat.

Deze categorie komt waarschijnlijk het vaakst voor. Het HvJ vindt belangrijk dat de consument uit de advertentie kan opmaken wie de adverteerder is. Wanneer de advertentie niet duidelijk is over de herkomst dan kan een inbreuk ontstaan op het merkenrecht, als de advertentie wordt weergegeven bij het zoeken naar de merknaam. Als bijvoorbeeld de consument naar ‘blueband’ zoekt en daarbij wordt de advertentie weergegeven ‘koop hier bakproducten’ dan kan dat voor de consument verwarrend zijn. Het gaat dus juist niet om het gebruik van de merknaam in de advertentie, maar om het weglaten van daarvan. Het criterium dat het HvJ gebruikt is dat de tekst van de advertentie het voor de gemiddelde gebruiker moeilijk of onmogelijk maakt de herkomst te onderscheiden.

Wie de gemiddelde gebruiker is hangt af van het product en de doelgroep. De gemiddelde loodgieter zal beter onderscheid kunnen maken tussen twee merken pijpen dan de man van de straat. Andersom wordt van ‘man van de straat’ verwacht dat hij zich beter informeert (en dus beter onderscheid kan maken) wanneer hij een hypotheek afneemt dan dat hij een appel koopt.

Soms toegestaan: Uit de advertentie blijkt dat sprake is van twee producten

Uit de advertentie kan blijken dat er sprake is van twee verschillende producten. In dat geval wordt geen verwarring veroorzaakt. Bijvoorbeeld als in de advertentie staat: ‘Huismerk Cola, Goedkoper dan Coca Cola’. In dit geval is de zoekende meteen duidelijk dat hij niet op de website van Coca Cola, maar op de website van de goedkopere variant terecht komt. Zo’n vergelijking kan niet altijd door de beugel. Dat is namelijk vergelijkende reclame, waarvoor strenge regels gelden.

Soms toegestaan: Er ontstaat geen verwarring omdat de consument weet dat sprake is van verschillende producten

Verwarring ontstaat doorgaans niet als de consument weet dat de advertentie voor een ander product is. Dat kan zo zijn omdat het merk (en het product waarvoor geadverteerd wordt) heel bekend zijn. Als bijvoorbeeld Pepsi Cola adverteert bij het woord Coca Cola zal geen verwarring ontstaan. Als de gemiddelde consument dus het onderscheid kan maken is geen sprake van een inbreuk. Ook in dit geval geldt dat de gemiddelde consument per geval verschilt.

Meestal toegestaan: advertenties voor compleet andere producten

Een merk is steeds geldig voor een bepaalde categorie producten/diensten. Het merk ‘Lexx-it’ is bijvoorbeeld ingeschreven voor ‘juridische diensten’. Wanneer iemand onder de naam ‘Lexx-it’ auto’s verkoopt kan ons kantoor daar niets tegen doen. Om die reden is het meestal toegestaan dat adwords advertenties voor andere producten worden weergegeven. Hierover is enige discussie ontstaan toen Ebay in Google adverteerde bij het woord ‘L’Oreal’, voor nepproducten. Uit dat arrest blijkt dat Ebay wél in het algemeen haar veilingwebsite mag promoten bij het zoekwoord ‘L’Oréal’ maar niet mag adverteren naar specifieke veilingen met nepproducten. Het eerste is namelijk een advertentie voor veilingdiensten en dat botst niet met de cosmeticaproducten die onder de merknaam ‘L’Oreal’ worden verkocht.

Let wel, er moet wél een goede reden zijn om te adverteren bij een (bekende) merknaam. Anders kan geconcludeerd worden dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit de bekendheid van dat merk. Dat laatste is ook niet toegestaan.

Niet toegestaan: Bekend merk als generieke term gebruiken

Een merk is geldig zolang het onderscheidend vermogen heeft. Merken verliezen hun onderscheidend vermogen als zij soortnamen worden. Bijvoorbeeld: aspirine, luxaflex, paracetamol etc. De merkhouder kan optreden als zijn merk als een soortnaam gebruikt wordt om het onderscheidend vermogen te handhaven. Let wel, dit geldt alleen voor houders van bekende merken. Bijvoorbeeld als de tekst ‘koop hier uw Blueband van het merk X’ gebruikt wordt.

Licentie

Creative Commons-Licentie
Lexxit Knowledge van Lexxit is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.lexx-it.nl.

Lexxit geeft vrijblijvend advies over uw casus!

Meld internetmisbruik